Diritto di Internet e dell'informatica
  TRIBUNALE DI VERONA, ORDINANZA 25 MAGGIO 1999 

     Technoware Engineering s.p.a.  c. Effedi S.a.s.


Il  G.D
Sciogliendo la riserva che precede;

premesso in fatto:

che  con ricorso  depositato  in  data  23.3.1999  Technoware Engineering  esponeva:
- che essa  ricorrente  era  azienda  del  gruppo industriale  Riello, specializzata nella  produzione di distributori  automatici per home video; 
- che  fin  dall'inizio del  1995 aveva  posto in  commercio la linea di distributori automatici denominata "Technovideo", sostenendo investimenti pubblicitari per  far conoscere il prodotto;
- che attraverso  il pluriennale  uso del  marchio prodotto,  avente i requisiti richiesti per la  registrazione, aveva ottenuto il diritto di  utilizzazione in  via  esclusiva  nell'ambito  dell'uso  fino ad allora  fattone, con il conseguente diritto di  inibirne la  utilizzazione; 
- che il 2.3.1999  aveva depositato domanda di brevetto per  marchio  nazionale  "Technovideo"  e  che  fin  dal  1997 aveva esposto le  caratteristiche  della  propria  linea  "technovideo"  su internet al  sito  "Technoware.it"  evidenziato digitando la parola "technovideo", 

che la  ricorrente  lamentava  che  l'impresa Effedi .a.s. di Flavio  Fiorazzo aveva  recentemente registrato un "domain name"  coincidente   con  il  marchio  Technovideo  e  precisamente "www.technovideo.com"; digitando il quale indirizzo su internet si accedeva ad una pagina  web in corso allestimento da parte di Effedi nella quale si leggeva "troverete importanti informazioni tecniche e commerciali  sui  nostri   prodotti",  tra   i  quali  era  indicato  Technovideo;

che  la ricorrente conseguentemente  deduceva la ravvisabilità  della registrazione del  segno  Technovideo  come domain  name su internet, unitamente alla  preannunciata utilizzazione  del sito  Internet per pubblicizzare un prodotto analogo a quello di essa ricorrente, non
solo di un atto confusorio di concorrenza sleale, ma anche di contraffazione di  marchio finalizzato a sottrarre clienti ad essa ricorrente,   sfruttando la  notorietà acquisita dal prodotto Technovideo;

che  pertanto,  ritenendo sussistenti  i presupposti del fumus  boni juris e  del periculum  in mora, chiedeva inibirsi ex  art. 63 R.D. 21.6.1942 n.929  ad  Effedi  s.a.s. l'uso  con  qualunque  mezzo del  marchio Technovideo  quale  segno  distintivo dei  prodotti  e quale "domain name" in Internet  e conseguentemente fissarsi congrua somma per ogni violazione; rilevato  che la resistente costuitasi deduceva la  nullità del marchio Technovideo per difetto di capacità distintiva  ed affermava l'insussistenza della contraffazione discendente dall'anninciata commercializzazione dei prodotti di essa  resistente, proprio  avuto  riguardo alla  lettura della  pagina web richiamata da controparte, dalla  quale emergeva che essa resistente non aveva intenzione di  denominare i propri prodotti con il marchio Technovideo bensì di realizzare gli accessori a detti prodotti destinati, con ciò rendendo legittimo il richiamo al marchio dei prodotti  medesimi; 

che  la  resistente  affermava  la  legittimità dell'utilizzo del "domain  name" "Technovideo.com" rilevando che la domanda di  registrazione  del  marchio Technovideo da parte della  ricorrente era successiva alla richiesta di registrazione del domain name e che poiché  il  domain   name doveva essere assimilato all'insegna l'anteriorità  dell'uso di  tale insegna elettronica da parte di essa resistente escludeva la possibilità per la controparte di una valida registrazione della medesima denominazione come marchio; 

ritenuto in  diritto: 

che  va preliminarmente verificata la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto all'uso esclusivo del marchio Technovideo in  corso di registrazione, diritto del quale la predetta richiede  la tutela  con la proposta  azione cautelare e che, stante il  carattere di sommarietà  della cognizione, viene qui accertato nella minor consistenza di mero fumus;

ritenuto

che non appaiono condivisibili le argomentazioni della resistente in  merito alla  insussistenza dei  requisiti di  validità del marchio;

rilevato

invero che  in merito al contestato requisito di novità va  rilevato che - premesso il mancato riscontro probatorio alla sussistenza di anteriorità idonee  ad escludere  la validità del  marchio - risulta confermato dagli elementi probatori acquisiti l'effettivo utilizzo della parola Technovideo da parte della ricorrente per contraddistinguere i propri prodotti fin dal 1995;

ritenuto

che la circostanza è resa evidente dalla stessa considerazione della pagina web  predisposta dalla  resistente, secondo l'interpretazione fattane dalla  medesima; se  invero la resistente,  come afferma, ha inteso predispone la pubblicizzazione della propria attività di produzione di  ricambi per  i prodotti appare di solare evidenza che ciò  presuppone logicamente che i prodotti Technovideo siano  già  diffusi e noti sul  mercato con detta denominazione (diversamente non trovando logica  spiegazione la predisposizione di un  messaggio pubblicitario, rivolto a potenziali  acquirenti che contenga il richiamo al prodotto "Technovideo" per la identificazione di  uno dei  prodotti  ai  quali  gli  accessori  sono  "dedicati";

rilevato

che la circostanza  viene del resto riconosciuta dallo stesso legale rappresentante della resistente, liberamente interrogato, e risulta indirettamente ma sicuramente confermata dalla documentazione relativa alla pubblicizzazione da  parte della  ricorrente dei prodotti Technovideo in riviste specializzate a partire dal 1994 (dalla quale  può certamente desumersi la  prova, idonea in questa fase cautelare, della distribuzione sul mercato del prodotto così denominato da parte della  ricorrente, senza necessità di ulteriori  conferme documentali);

ritenuto

conseguentemente  che la validità del marchio della ricorrente  non potrebbe essere inficiata dalla anteriore richiesta di registrazione del "domain  name" da  parte della  resistente, effettuata  solo nel 1998;

rilevato

inoltre che il  marchio oggetto della domanda di registrazionedella ricorrente non appare porsi in contrasto con il disposto dell'art.18 L.  marchi, non rappresentando la denominazione generica del prodotto, (costituito da distributori di videocassette)  né l'indicazione  di  uno degli elementi costitutivi del medesimo (trattandosi di una  parola di  fantasia derivante dall'unione delle due parole techno - costituente  la presumibile abbreviazione delle parole  inglesi technology o technological utilizzata  anche  per composizione  della  denominazione  della   ricorrente,  ed  il cui richiamo nel marchio intende evidentemente anche collegare per assonanza  il  prodotto all'azienda produttrice  -  e video);

rilevato

invero  che  per condivisibile  orientamento giurisprudenziale  anche parole  di  uso  comune  relative  al  genere  di  prodotto  cui  si riferiscono, ovvero  parole  di  uso diffuso  possono  costituire un valido marchio sempre  che abbiano subito  una modificazione tale da annullare il  loro  significato originario  e vengano  utilizzate in combinazioni tali da dare  luogo ad una espressione originale avente una individualità distinta  dalle singole  parole che la compongono, in modo da  presentarsi come  vocabolo nuovo ed  idoneo ad assolvere alla funzione di identificazione del prodotto;

 rilevato

che   la  suesposta   situazione  concorre   nella  fattispecie   con riferimento  al   marchio  della  ricorrente,   che  ancorché  possa eventualmente farsi rientrare nell'ambito  dei c.d. "marchi deboli", appare alla luce  dei detti criteri,  dotato di sufficiente capacità distintiva;

ritenuto

conseguentemente che  va affermata  la sussistenza del diritto  della ricorrente,  titolare del  marchio  in  corso  di  registrazione, di reagire avverso le azioni  costituenti violazione della privativa, e va  quindi  verificata  la   configurabilità  nella  condotta  della resistente così  come  denunciata  in ricorso,  degli  estremi della contraffazione del marchio;

rilevato

che la ricorrente lamenta la registrazione da parte della resistente del domain  name "www.technovideo.com"  per il  sito Internet,  e la utilizzazione del detto marchio  per la commercializzazione dei suoi prodotti , analoghi a quelli della ricorrente;

ritenuto

che per quanto riguarda l'utilizzo del domain name "Technovideo" per il sito internet della resistente destinato a costituire veicolo per la  pubblicizzazione  dei  propri  prodotti,  deve  evidenziarsi che ancorchè sia  diversa la  finalità della  denominazione Technovideo, totalmente estranea  alla propria  ragione sociale per  uno dei suoi siti, e la valutazione  del tenore delle pagine web della resistente dimesse in atti (doc.ti 9 riferito al sito "www.technovideo.com" e 10  riferito al  sito "effedi.com"  consentendo di ritenere  che un tale utilizzo   la    resistente   abbia   fatto    in   funzione   della pubblicizzazione  di  una  propria   linea  di  prodotti  denominata Technovideo, o comunque perseguendo la finalità confusoria di creare nella clientela  il  convincimento della  produzione da  parte della propria impresa  della linea  di prodotti  denominata "Technovideo";

rilevato

in proposito  che  l'affermazione  del  legale rappresentante  della resistente in  merito all'oggetto dell'attività  della Effedi s.a.s. (limitata a suo  dire alla produzione  di accessori per distributori automatici di videocassette) è  smentita dal tenore del documento 10 parte ricorrente, che evidenzia  se non l'attualità della produzione di  distributori  automatici  quantomeno  la  predisposizione  degli strumenti pubblicitari per l'avvio  di una tale produzione (nel sito"effedi com."  la resistente si presenta quale  azienda che riveste "tuttora  il ruolo  leader  nel  mercato  italiano  dei distributori automatici  di  cassette  video"  ed  è  singolare  che  a  lato del  trafiletto  contenente  una  tale  presentazione  della  azienda sia riportata, tra  le voci ritenute  qualificanti dell'attività svolta,  la parola  "technovideo")  ritenuto altresì  che la  valutazione del tenore del documento 9 consente di escludere la legittimità dell'uso del marchio  Technovideo da  parte della  resistente sulla  base del disposto dell'art.  1 bis  legge marchi:  invero tenuto  conto delle modalità con le quali viene pubblicizzata l'attività  della resistente,   asseritamente rappresentata   da    accessori   per distributori  automatici  di  videocassette,  appare  evidente  che l'utilizzo da parte  della resistente del marchio Technovideo esula dall'ambito di  liceità definito  dalla norma  citata, in  quanto il  testo di presentazione  è formulato con  modalità equivoche, tali da  ingenerare nel pubblico dei  destinatari del messaggio pubblicitario  l'erroneo convincimento della produzione da parte di Effedi non solo degli accessori "dedicati  a . technovideo" ma anche dei prodotti relativi;

ritenuto

conseguentemente che sussiste  il requisito del fumus boni juris  con riferimento  alla  domanda  di  cautela  avanzata  dalla ricorrente, apparendo altresì  ravvisabile il  requisito del  periculum in mora, stante l'esigenza  di evitare  sviamenti della  clientela, impedendo  alla  resistente  l'attivazione  del  mezzo  confusorio  in  fase di approntamento;

ritenuto

pertanto  che  va inibito  alla resistente  EFFEDI s.a.s.  l'utilizzo come "domain  name" e come marchio per contraddistinguere  i propri prodotti della parola  "Technovideo" e  va fissata alla resistente ai sensi dell'art.63  2° comma legge marchi  la somma di £.5.000.000
per ogni violazione successivamente  constatata e per ogni giorno di ritardo  nell'esecuzione del  provvedimento,  a  partire dal quinto giorno  successivo alla notifica del  provvedimento  medesimo;

 P.Q.M.

 Visto l'art.63 R.D. 21.6.1942 n.929;

- Inibisce a Effedi s.a.s. di Flavio Fiorazzo l'utilizzo quale "domain name"   per i propri siti internet e quale marchio per contraddistinguere i propri prodotti  della parola "Technovideo";
- Fissa la  somma di £.  5.000.000 per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a partire dal  quinto giorno successivo alla notifica del provvedimento medesimo;
- Fissa termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'inizio del giudizio in merito;
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

 Verona 25.5.1999