Italian Cyberspace Law Conference 2001

Bologna, 29 novembre ? 1 dicembre 2001

 

 

Enzo Fogliani:

Mandatory Administrative Proceeding di ICANN e Procedure di riassegnazione italiane.

 

 

Premessa? storica.

 

Le MAP (Mandatory Administrative Proceedings o, all?italiana, procedure di riassegnazione) traggono origine dal ?Final Report? di WIPO [1] del 30 aprile 1999, nell?ambito del quale erano suggeriti ad ICANN, fra le altre cose, i passi da intraprendere per combattere il cybersquatting [2].

 

Nel periodo da maggio a settembre 1999 vengono elaborati e approvati da ICANN i documenti necessari ad implementare il nuovo strumento per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio [3]; e finalmente il 24 ottobre 1999 entrano in vigore la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy [4] e le relative Rules? [5].

 

Il 29 novembre 1999 viene abilitato il primo Dispute-Resolution Service Provider (DRSP), cui due giorni dopo viene presentato il primo ricorso, che porta il 14 gennaio 2000 alla prima decisione.

 

Successivamente, nel periodo dicembre 1999 ? maggio 2000, vengono abilitati altri tre DRSP [6], che ad oggi si sono divisi circa 4.000 procedimenti [7] che hanno interessato circa 8.000 nomi a dominio [8].

 

In Italia, che fino alla fine del 1999 era stata praticamente immune dal fenomeno del cybersquatting a causa delle restrizioni in vigore per la registrazione dei domini [9], le MAP, denominate ?procedure di riassegnazione?, vengono introdotte il 28 luglio 2000 [10]. I primi enti conduttori cominciano ad operare nel settembre 2000. Ad oggi sono abilitati in Italia 11 enti conduttori, cui sono state affidate 88 procedure che interessano 111 nomi a dominio [11].

 

Le MAP di ICANN

 

Secondo la Policy di ICANN, un nome a dominio si considera registrato?? abusivamente e viene quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi dimostri che: a) il nome a dominio ? identico o di similitudine tale da indurre in confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti; b) l?assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in relazione al suddetto dominio; c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede [12].

 

Il procedimento ? piuttosto rapido e semplice. Il ricorrente (cio? colui che ritiene essergli stato sottratto illegittimamente un nome a dominio) presenta al DRSP prescelto il ricorso e la relativa documentazione, versando quanto previsto dalle tariffe in vigore per il procedimento. Il DRSP? invia ricorso e documentazione all?assegnatario del nome a dominio contestato, invitandolo a far prevenire le proprie repliche e la documentazione a supporto delle sue difese. Una volta ricevute le repliche (o scaduto inutilmente il termine di 20 giorni senza che l?assegnatario ne abbia inviate), il DRSP nomina un Panel di una o pi? persone (a seconda delle indicazioni del ricorrente) scelte fra un elenco di esperti selezionati dal DRSP [13]. Entro 14 giorni il Panel decide sulla controversia [14]; se l?esito ? favorevole al ricorrente (ossia se viene disposta la cancellazione o la riassegnazione del nome a dominio) il Registrar attua la decisione, salvo che entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla decisione il soccombente non ricorra alla magistratura [15].

 

Le procedure di riassegnazione italiane.

 

A grandi linee, le procedure di riassegnazione italiane seguono quelle di ICANN. Le principali differenze riguardano:

a)                       I soggetti che possono ricorrere alla procedura. Non essendo possibile la mera cancellazione del nome a dominio contestato, solo chi possa registrare domini nel TLD .it [16] ? legittimato ad iniziare la procedura [17].

b)                      Tutela offerta al ricorrente. Nelle Procedure italiane non ? possibile richiedere la sola cancellazione del nome a dominio contestato, ma ? necessario chiederne la riassegnazione [18].

c)                       Diritti tutelati. Nelle procedure italiane ? tutelato anche il diritto al nome delle persona fisica, anzich? il solo marchio come nella MAP di ICANN.

d)                      Onere probatorio. Le MAP di ICANN prevedono per il ricorrente la prova dell?assenza del diritto al nome a dominio in capo al ricorrente [19], mentre, pi? esattamente, le procedure italiane addossano al resistente di provare il proprio diritto al nome a dominio.

e)                       Tempistica del procedimento. I termini per le repliche nelle procedure italiane sono pi? lunghi, mentre quelli per ricorrere alla giustizia ordinaria dopo una decisione sfavorevole sono adeguati ai tempi della giustizia italiana.

f) Diversi effetti della proposizione di un giudizio ordinario rispetto alla procedura.

 

I ?Dispute-Resolution Service Provider? (DRSP) e gli ?enti conduttori?.

 

Le MAP di ICANN e le procedure di riassegnazione sono gestite rispettivamente dai Dispute-Resolution Service Provider? (DRSP) e dagli ?enti conduttori?, soggetti che fungono da ?cancelleria? rispettivamente per i ?panelist? ed i ?saggi? cui sono affidate le decisioni.

 

I DRSP sono abilitati alla gestione delle MAP dallo staff di ICANN. Era prevista per il 2000 l?introduzione di una precisa procedura di accreditamento [20], ma ad oggi essa non ? stata ancora implementata e i DRPS rimangono i 4 originariamente? abilitati [21].

 

In Italia i requisiti richiesti agli enti conduttori sono specificati nelle regole di naming. Gli enti conduttori sono abilitati alla gestione delle procedure dal presidente della Naming Authority, previa verifica dell?esistenza di una lista di almeno 15 ?saggi? disponibili a rendere le decisioni nelle procedure, di un sito web su cui pubblicarle, di una stabile organizzazione per gestirle.

 

Al momento, risultano abilitati in Italia ben 11 enti conduttori [22], di cui per? soltanto 7 attivi [23]; di questi, i due pi? importanti (C.r.d.d. -? Centro risoluzione dispute domini, e Arbitronline) si dividono da soli circa l?85% delle procedure [24].

 

Gli enti conduttori, cos? come i DRSP,? sono liberi di stabilire come meglio credono le proprie tariffe.? Il costo minimo per una MAP di ICANN varia da 950 a 2000 dollari USA a secondo del DRSP[25]; quello per una procedura di riassegnazione da 1.300.000 a 2.300.000 [26].

 

Natura delle procedure di riassegnazione.

 

Ovviamente, un discorso sulla natura di un istituto giuridico non pu? prescindere dall?ordinamento cui fare riferimento. Appare quindi opportuno tralasciare l?esame della natura delle MAP di ICANN in relazione ai vari ordinamenti nei quali pu? essere applicabile, per concentrarci sulla natura giuridica delle procedure di riassegnazione, le quali sono sicuramente inquadrabili esclusivamente nell?ordinamento giuridico italiano [27].

 

Per esplicita dichiarazione normativa, la procedura di riassegnazione italiana ?non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all?arbitrato? [28].

 

Essa si inserisce funzionalmente nell?ambito procedimentale della registrazione e pi? precisamente? nell?ambito della verifica del titolo alla richiesta del nome a dominio. La procedura tende infatti ad accertare la rispondenza al vero della dichiarazione, contenuta nella lettera di assunzione di responsabilit?, con la quale il richiedente il nome a dominio dichiara ?di avere titolo all?uso e/o disponibilit? giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere con tale richiesta di registrazione diritti di terzi?.

 

La circostanza che questo tipo di verifica sia svolto non d?ufficio, ma su sollecitazione ed in contraddittorio con un soggetto che assume leso un proprio diritto non muta la natura della procedura, che rimane pur sempre di tipo amministrativo; tanto che la procedura italiana non pu? essere intrapresa in pendenza di giudizio o di arbitrato sul nome a dominio contestato, e si interrompe nel caso un giudizio ordinario sia intrapreso durante il suo corso [29].

 

Le norme? sulle procedure di riassegnazione hanno dunque carattere meramente procedimentale. Esse vincolano tutti gli assegnatari dei domini sotto il ccTLD .it in virt? del richiamo dinamico alle regole di naming contenuto nella lettera di assunzione di responsabilit? con cui ? stato registrato il nome a dominio,? richiamo che assoggetta l?assegnatario alle regole di naming ed alle future loro modifiche. Come regole di carattere procedimentale, sulla base del principio ?tempus regit actum? si applicano nella versione in vigore al momento del procedimento, indipendentemente dal momento in cui il nome a dominio ? stato registrato o ? stato sottoposto a contestazione [30].

 

Dinamica del procedimento italiano.

 

Procedure di riassegnazione italiane e MAP di ICANN seguono sostanzialmente gli stessi principi [31]. La scelta dell?ente conduttore ? lasciata al ricorrente [32]. Sia le MAP di ICANN che le procedure italiane prevedono la possibilit? per il ricorrente di scegliere fra un collegio uninominale ed un collegio di tre saggi [33].

 

L?atto introduttivo deve essere presentato sia in versione cartacea che elettronica [34] e deve contenere tutti gli elementi previste dalle norme [35], pena la inammissibilit? del ricorso [36]. Non viene imposto un formulario specifico, anche se gli enti conduttori indicano in genere nel loro sito un modulo contenente tutti gli elementi previsti dalle norme.

 

Il costo del procedimento ? sostenuto interamente dal ricorrente e deve essere versato anticipatamente [37]. All'esito positivo della procedura, il ricorrente potr?? eventualmente adire al giudice ordinario per ottenere la condanna di chi aveva illegittimamente registrato il nome a dominio al rimborso delle spese per il procedimento. Le norme prevedono esplicitamente che il costo della procedura non venga restituito al ricorrente, anche nel caso di successiva rinuncia al ricorso o nel caso in cui la procedura si interrompesse per uno dei casi previsti [38].

 

Una volta ricevuto il ricorso via e-mail e in formato cartaceo, l?ente conduttore provvede ad inviarlo all?assegnatario del nome a dominio contestato. Questi deve far pervenire le sue eventuali repliche e documenti entro 20 giorni per le MAP di ICANN, entro 25 giorni per le procedure italiane [39]. Il termine decorre dal momento in cui il ricorrente ha conoscenza del ricorso [40]; momento che a tutti gli effetti viene considerato quello di inizio della procedura [41] .

 

?Ricevute le repliche o trascorso inutilmente il termine suddetto, l?ente conduttore nomina il collegio fra i saggi della propria lista. Una volta accettato l?incarico e costituitosi, il collegio ha un determinato termine di tempo per rendere la propria decisione [42].?

 

La decisione viene comunicata dall?ente conduttore entro 4 giorni alle parti, alla Naming Authority ed alla Registration Authority [43]. Nel caso il ricorso venga accolto, la Registration Authority provvede al trasferimento del nome a dominio a meno che non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le ? pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato [44]. L?introduzione di un tale giudizio blocca l?esecuzione della decisione e la riassegnazione del nome a dominio [45].

 

Se invece nulla perviene alla Registration Authority entro tale periodo, il dominio viene revocato al precedente assegnatario ed il vincitore della procedura invitato ad esperire i necessari passi per ottenere la registrazione del dominio a suo favore.

 

MAP, Procedura di riassegnazione e ricorso alla magistratura.

 

Come visto, MAP e procedure di riassegnazione rappresentano uno? strumento alternativo al ricorso alla magistratura ordinaria allorch? si lamenti una registrazione abusiva di un nome a dominio. Ma quando scegliere l?una o l?altra via?

 

Per dare una risposta a questa domanda ? necessario tener presente che una controversia sottoposta a MAP o procedura di riassegnazione non necessariamente ha lo stesso esito che avrebbe se sottoposta alla magistratura ordinaria [46]. Infatti, le norme sulla base della quali sono decise MAP di ICANN e? procedure di riassegnazione da un lato sono principalmente volte a combattere il fenomeno del cybersquatting, dall?altro tengono conto delle peculiarit? dell?ambiente ?internet? in cui ci si muove in misura maggiore di quanto non facciano le norme di legge applicate dal giudice ordinario.

 

MAP e procedure di riassegnazione hanno come punto centrale non tanto il diritto del ricorrente sul nome a dominio contestato, quanto la buona fede dell?assegnatario nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Non ? infatti sufficiente per il ricorrente dimostrare di vantare un diritto al nome a dominio in contestazione, ma ? necessario provare anche la malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio [47].? Il ricorrente deve infatti dimostrare che il nome a dominio contestato ? identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome, e che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

 

Una volta provato dal ricorrente un proprio diritto sul nome a dominio, spetta al resistente provare di avere a suo volta un concorrente titolo o diritto sul nome a dominio stesso. Se non ci riesce, ed il ricorrente ha assolto agli oneri probatori che su di lui incombono, il dominio viene trasferito a chi lo ha contestato. Se invece il resistente prova di avere a sua volta un diritto al nome a dominio (seppur concorrente con quello del ricorrente), il ricorso viene respinto .

MAP e procedure di riassegnazione prevedono che, anzich? provare l?esistenza di un vero e proprio diritto sul nome a dominio contestato, il? resistente possa provare alcune circostanze dimostrando l?esistenza delle quali viene dato ingresso ad una presunzione juris et de jure che il resistente stesso abbia titolo al nome a dominio contestato [48]; con la conseguenza che, in applicazione del principio prior in tempore potior in jure, nella concorrenza di pi? diritti sullo stesso nome a dominio viene preferito quello di chi per primo lo ha registrato.

Le circostanze alla cui prova le regole fanno conseguire la suddetta presunzione di diritto o titolo al nome a dominio a favore del resistente sono: (a) che prima di avere avuto notizia della contestazione il resistente abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare in buona fede il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure che (b) che il resistente stesso sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ne abbia registrato il relativo marchio; oppure (c) che del nome a dominio il ricorrente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato [49].

Come si vede, se da un lato il ricorrente ? facilitato dalla previsione di circostanze specifiche che, se provate, assumono il valore di vere e proprie presunzioni nella prova della malafede [50], dall?altro il resistente ha a sua disposizione presunzioni ?juris et de jure? che non trovano riscontro nelle norme che regolano il giudizio ordinario. Non solo infatti nelle MAP e nelle procedure di riassegnazione non ha alcun rilievo l?eventuale priorit? del ricorrente rispetto al resistente nell?acquisto del diritto sul nome a dominio in contestazione [51], essendo rilevante soltanto la concorrente esistenza di un diritto del resistente, indipendentemente dal momento in cui tale diritto ? sorto; ma tale diritto ? ritenuto comunque esistente in presenza di determinate circostanze che, in un giudizio ordinario, sarebbero del tutto irrilevanti [52].

 

Quindi, mentre in un giudizio ordinario sarebbe sufficiente che il ricorrente dimostrasse un proprio diritto esclusivo (o comunque precedente a quello del resistente) sul nome a dominio, e la mala fede dell?assegnatario avrebbe importanza relativa (rilevando soltanto in relazione ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno), nelle MAP e nelle procedure di riassegnazione l?elemento soggettivo del resistente ? punto fondamentale. Con la conseguenza che, in mancanza della dimostrazione della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, anche chi vanti diritti di esclusiva su un nome a dominio vedr? il suo ricorso respinto.

 

Se quindi manca la prova della malafede nella registrazione del nome a dominio, il ricorso alla magistratura ? scelta obbligata.

 

Se invece sono dimostrabili tutti gli elementi previsti per far luogo alla riassegnazione, appare preferibile ricorrere alla MAP o alla procedura di riassegnazione, nonostante la sua esecuzione possa essere poi bloccata dall?assegnatario del dominio contestato con il ricorso al giudice.

 

Le procedure infatti sono estremamente rapide (la decisione si ottiene in genere in non oltre 45 giorni), economiche e dal costo predeterminato. Anche se poi vengano bloccate con il ricorso alla magistratura, le decisioni costituiscono un?autorevole pronuncia sul caso che difficilmente un giudice pu? non tenere in considerazione.

 

Inoltre, l?assegnatario soccombente si trova a dover assumere la posizione di attore nel giudizio, con le conseguenti maggiori spese; il che costituisce un?ulteriore remora per chi abbia registrato un nome a dominio senza averne diritto.

Conclusioni

Da quanto esposto, pu? ritenersi che MAP e procedure di riassegnazione siano una seria alternativa al ricorso alla magistratura ordinaria per chi desideri recuperare in tempi brevi un nome a dominio su cui vanta diritti.

Sicuri punti di forza sono la rapidit? del procedimento (pi? veloce, nei tempi, di un ricorso per provvedimento cautelare), la possibilit? di ottenere la riassegnazione del nome a dominio (laddove la tutela offerta in via cautelare dal giudice ordinario ? solo inibitoria), la sua economicit? (non ci sono spese per marche da bollo, imposte di registro, etc.), la competenza delle persone cui sono affidate le decisioni.

Punti deboli, la impossibilit? di ottenere nell?ambito della procedura una condanna al risarcimento dei danni e delle spese, e la possibilit? che il procedimento (e la relativa spesa) siano resi vani dal ricorso della parte soccombente al giudice ordinario. Cosa peraltro raramente verificatasi, in quanto difficilmente un cybersquatter soccombente pu? poi sperare di avere successo innanzi al giudice ordinario.

In conclusione, penso si possa dire che, pur con gli ostacoli e le limitazioni che hanno incontrato, le procedure di riassegnazione si stanno rivelando un interessante e valido strumento extragiudiziario per la risoluzione delle dispute relative ai nomi a dominio.

Avv. Enzo Fogliani.